Marka Başvuru işlemleri yapılırken 6769 sayılı SMK’nın 5/1(b) hükmü gereğince herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretler marka olarak tescil edilemezler. Görüldüğü üzere 5/1(b) hükmü işaretin ayırt ediciliği üzerinde durmaktadır. Bu kapsamdaki ayırt edicilik, tescil başvurusuna konu mallar veya hizmetler için değerlendirmeye alınır. Bir işaretin ayırt ediciliğinin değerlendirilmesinde mevcut her türlü veri çerçevesinde başvurunun tüm somut koşulları dikkate alınır.
Ayırt edici nitelikten yoksun olarak değerlendirilen bir ibareyi içeren marka başvurusuna benzer nitelikteki başka işaretlerin başvuru sahibi veya üçüncü kişiler adına daha önce tescil edilmiş olması, inceleme konusu işaretin de tescil edileceği ya da edilmesi gerektiği anlamına gelmemektedir. Mutlak ret nedenleri kamu düzeniyle ilgili olduğundan, istisnalar saklı kalmak kaydıyla, önceki tarihli tescilli bir markaya dayanarak ayırt edici niteliği bulunmayan yeni bir başvuru için hak iddia edilemez. Bu nedenle, özellikle ayırt edicilik söz konusu olduğunda önceki tescillerden bağımsız olarak, her dosya kendi somut koşulları içinde değerlendirmeye alınmalı ve 5/1(ç) bendi hariç olmak üzere SMK’nın 5 inci maddesinde belirtilen mutlak ret nedenlerinin ortaya çıkması durumunda buna göre karar tesis edilmelidir.
Ayırt edicilik esas olarak, farklı işletmeler tarafından üretilen malların veya sunulan hizmetlerin tüketiciler nezdinde ayırt edilebilmesi fonksiyonuna işaret eder. Dolayısıyla, işaret tüketici nezdinde ayırt edebilme işlevini göstermelidir.Marka başvuru işleminde bir işaretin ayırt edici niteliği temel olarak, inceleme konusu mallara veya hizmetlere ilişkin olarak, ilgili tüketici kesiminin, yani malların veya hizmetlerin makul düzeyde bilgili, gözlemci ve ihtiyatlı ortalama tüketicilerinin algısına göre değerlendirilmelidir.
Ayırt edici özelliğe sahip bulunan her türlü işaret, diğer istisnai hükümler dışında, marka olarak tescil edilebilir olarak kabul edilirken, tescilli bir markanın ayırt edicilik işlevini kaybetmesi de tescilin iptal gerekçesini oluşturur. Bir işaret doğası gereği ayırt edici nitelikte olabileceği gibi, başlangıçta ayırt edici nitelikte bulunmayan bir işaret kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanabilir.
Başvuruya konu işaretin ayırt edici niteliği tescili talep edilen mal ve hizmetler açısından değerlendirilir. Bazı mallar ya da hizmetler için ayırt edici nitelikte olan bir işaret başka mallar ya da hizmetler için bu niteliği haiz bulunmayabilir. Başvuru konusu işaret için SMK’nın 5/1(b) anlamında yapılan ayırt edicilik niteliği değerlendirmesi, tescili talep edilen mallardan ve hizmetlerden bağımsız ve soyut olarak değerlendirilmez. İşaretin ayırt edici niteliği tescili talep edilen mal ve hizmetlerin tamamı için ayrı ayrı değerlendirilir.
Marka başvurusunda bulunulan işaret, tescili talep edilen mallardan/hizmetlerden sadece bir ya da birkaç tanesi için ayırt edici nitelikte olmayabileceği gibi, mal/hizmet listesinin tamamı bakımından da ayırt edici nitelikte olmayabilir.